MARKA TESCİLİNDE NİSPİ RET SEBEPLERİ 8 Haziran 2021

1. Genel Olarak Marka Tescilinde Nispi Ret Konusu

Marka tescilinde nispi ret sebepleri 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK) 6. maddesinde düzenlenmiştir. Marka tescilinde nispi ret sebepleri, mutlak ret sebeplerinden farklı olarak markası daha önce tescil edilmiş ya da daha önce tescil talebinde bulunmuş marka sahibinin menfaatini koruma amacı güderken mutlak ret sebepleri kamu menfaatini koruma amacı güder. Mutlak ret sebeplerinden farklı olarak nispi ret sebepleri kamu menfaatini koruma amacını gütmediğinden nispi ret sebeplerinin varlığı ancak marka sahibinin itirazı üzerine inceleme konusu oluşturacaktır. Bu doğrultuda nispi ret sebepleri, re’sen inceleme konusunu oluşturacak hususlar arasında değerlendirilmemektedir.

SMK’nin 18. maddesi uyarınca, marka başvurusunun yayımından itibaren 2 ay içerisinde nispi ret sebeplerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle ilgili kişiler Türk Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde itirazda bulunabilirler.  SMK’nın 18. maddesinde her ne kadar “ilgili kişiler” kavramı kullanılmışsa da bu kavramdan anlaşılması gereken; itiraz konusunu oluşturan marka başvurusundan ötürü hak ve menfaatleri zarara uğrayan ya da uğrayabilecek kimseler, kurumlar ve kuruluşlardır. Bu kapsamda değerlendirilebilecek kişi, kurum ve kuruluşlar ise daha önce markası tescil edilmiş olanlar, marka tescil başvurusunda bulunmuş olanlar, meşru menfaatleri tehlikede bulunanlar, itiraz başvurusunun konusunu oluşturan marka veya işareti tescilsiz kullananlar olarak belirtilebilir.

2. Nispi Ret Sebepleri

Daha önce de belirtildiği üzere nispi ret sebepleri markası daha önce tescil edilmiş ya da daha önce tescil talebinde bulunmuş marka sahibinin menfaatini koruma amacı gütmektedir. SMK’nin 6. maddesinde nispi ret sebepleri düzenlenmiştir.

1. Tescil Edilmiş Bir Marka İle Karıştırılma Olasılığı

SMK’nin 6. maddesinin 1. fıkrasına göre; “Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.”  Bu noktada incelenen hususlar; ilgili marka başvurusunun önceden tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış bir marka ile aynı yahut benzer olması, başvuru konusunu oluşturan markanın ilişkili olduğu mal ve hizmetler ile önceki markanın ilişkili olduğu mal ve hizmetlerin aynı yahut benzer olması, son olarak bahsedilen benzerlikler nedeniyle söz konusu olabilecek karıştırılma ihtimalidir.

Marka ve marka ile ilişkili mal ve hizmetlerin benzerliği hususu somut olay çerçevesinde değerlendirilmekte olup markanın görsel ve işitsel unsurlarının, ilgili mal ve hizmetin ise tüketici profilinin benzerliği, hedef kitlesinin ve dağıtım kanallarının benzerliğine kadar çeşitli hususlar değerlendirilmektedir.

2. Ticari Vekil veya Temsilcinin Kendi Adına Tescil Başvurusunda Bulunması

SMK’nin 6. maddesinin 2. fıkrasına göre; “Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.” Bu hüküm uyarınca marka sahibinin ticari vekili ve temsilcisi, marka sahibinin rızası yahut kendileri için haklı bir nedenin mevcudiyeti var olmaksızın ilgili markanın aynı ya da fazlasıyla benzerinin kendileri adına tescili için başvuruda bulunamazlar. Bu halde başvuruları reddedilir.

Bununla beraber, SMK’nin 10. maddesi uyarınca marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi, marka sahibinin rızası yahut kendileri için haklı bir nedenin mevcudiyeti var olmaksızın ilgili markanın aynısı ya da fazlasıyla benzerinin kendileri adına tescil edilmesi halinde marka sahibi mahkemeden markanın kullanımının yasaklanmasını talep edebileceği gibi tescilin kendisine devredilmesini de talep edebilir.

3. Tescilsiz Bir Marka veya Ticaret Sırasında Kullanılan Bir İşaretin Sahibi Tarafından İtirazda Bulunulması

SMK’nin 6. maddesinin 3. fıkrasına göre; “Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.” Bu hüküm uyarınca gerçek hak sahibine tescile karşı öncelikli bir hak sağlanmıştır. Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin eskiye dayalı kullanımı yoluyla o marka yahut işaret için hak sahibi lehine söz konusu tescili engelleme hakkı tanınmıştır.

4. Paris Sözleşmesi Kapsamında ve Türkiye’de Tanınmış Markalar Bakımından Sağlanan Korumalara Aykırılık

SMK’nin 6. maddesinin 4. fıkrasına göre; “Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.” Bu hükme göre Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmış olan bir markanın benzerinin yahut aynısının Türkiye’de tescilinin istenmesi halinde başvuru reddedilmelidir.

4. fıkra hükmünün yanı sıra SMK’nin 6. maddesinin 5. fıkrası da bu hükme olan yakınlığı nedeniyle bu başlık altında değerlendirilebilir. Buna göre; “Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.” Bu hüküm uyarınca itiraz konusunu oluşturan marka veya işaret, Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka ile aynı ya da benzer olmalıdır. Bunun yanı sıra söz konusu tescil, tanınmış markadan haksız bir yarar sağlanması, onun itibarını zedelemesi veya onun ayırt edici karakterine zarar getirilmesi hallerinde tescil başvurusunun reddi söz konusu olacaktır. 5. fıkra uyarınca bir nispi ret sebebinin mevcudiyeti için markanın tanınmış olması tek başına yeterli olmayıp sayılan üç koşuldan birinin mevcudiyeti de gerekecektir. Son olarak 4. fıkradan ayrılan bir nokta ise, 5. fıkra hükmünde farklı mal veya hizmetler için de başvurunun reddi imkânının varlığıdır.

5. Başkasına Ait İsim, Fotoğraf, Telif Hakkı veya Fikri Sınai Mülkiyet Hakkının Marka Kapsamında Tescili

SMK’nin 6. maddesinin 6. fıkrasına göre; “Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.” Bu hükme göre tescili mümkün olmayacak isimler, toplum tarafından tanınmış ve o kişiyle özdeşleşmiş isimler olarak değerlendirilebilir. Aynı kapsamda telif hakkı konusunu oluşturan işaretler de bulunabileceği gibi başkasına ait ticaret unvanının izinsiz tescili halinde de 6. fıkra hükmü nispi ret sebebi oluşturacaktır. Ticaret unvanının faaliyet konuları ile başvuru konusunu oluşturan markanın kapsayacağı mal ve hizmetler karşılaştırılmak suretiyle ilgili mal ve hizmetler yönünden başvuru reddedilir.

6. Sona Eren Ortak Marka veya Garanti Markasıyla Aynı veya Benzer Olan Marka Başvurusuna İlişkin İtiraz

SMK’nin 6. maddesinin 7. fıkrasına göre; “Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.” Bu hükme göre ortak markanın ve garanti markasının her sahibi tarafından bu itirazın ileri sürülmesi söz konusu olabilecektir.

7. Korunma Süresinden Sonra Yenilenmeyen Markanın Aynı veya Benzeri Olan Markaya İlişkin İtiraz

SMK’nin 6. maddesinin 8. fıkrasına göre; “Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir.” Bu hükümde belirtilmiş olan koruma süresi 10 yıldır. Fakat bu hüküm uyarınca iki yıllık süre ile söz konusu marka nispi ret sebepleriyle koruma altına alınmıştır. Bu noktada önem arz eden husus, koruma süresi biten markanın bu iki yıllık süre içinde kullanılmaya devam etmesinin gerekliliğidir.

8. Kötüniyet

SMK’nin 6. maddesinin 9. fıkrasına göre; “Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.” Tescil başvurularının kötüniyetli olup olmaması hususu somut olayda değerlendirilmektedir. Fakat genel itibariyle sayılacak nitelikteki tescil başvurularının kötüniyet ihtiva ettiği düşünülebilir. Örneğin; başka bir markadan haksız yarar sağlama amacı güden tescil başvuruları, önceki marka sahibiyle aralarındaki hukuki ilişkinin niteliğinden faydalanarak yapılmış aynı yahut fazlasıyla benzer nitelikteki marka tescil başvuruları bu hususta örnek teşkil edebilir.