MARKA TESCİLİNDE MUTLAK RET SEBEPLERİ 27 Ekim 2020

1. MARKA OLABİLECEK İŞARETLER

Sınai hak türlerinden birini oluşturan marka, ticari hayatta bir işletmenin tüm varlıklarını temsil eden, benzer mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden farklı kılmak için kullanılan ayırt edici işarettir. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 4. maddesine göre, bir işaretin marka olabilmesi için 3 şartı sağlaması gerekmektedir.

• Bir işaret olmalı,
• Bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt etme yeteneğine soyut olarak sahip olmalı,
• Marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olmalıdır.

Madde 4’e göre, sayılan koşulların sağlanması kaydıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaret marka tesciline konu olabilir.

Soyut olarak diğer teşebbüslerin mal ve hizmetlerinden ayırt edilebilme yeteneği, bir işaretin soyut olarak kaynak gösterme işlevine sahip olup olmamasıyla ilgilidir. Kaynak gösterme işlevi markanın, kullanıldığı malı veya hizmeti kimin ürettiğini veya sağladığını göstermesi olarak açıklanabilir. Malların veya hizmetlerin taşıdığı markanın aynı olması müşterilere bu malların aynı işletmeden kaynaklandığı hususunda garanti sağlar.

Sicilde gösterilebilme kabiliyeti ise, markanın sicilde açıkça tasvir edilebilmesini ifade eder. Örneğin; sesler, notalar veya sonogram aracılığı ile kokular ise kimyasal bir formül aracılığı ile tespit edilerek marka olarak tescil edilebilir. SMK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesinde marka örneğinin gösterimine ilişkin düzenleme yer almaktadır. İlgili düzenlemede her bir işaretin hangi şartlar altında sicilde gösterilebileceği açıkça düzenlenmiştir.

2. MARKA TESCİLİ VE MARKA TESCİLİNDE MUTLAK RET SEBEPLERİ

Günümüzde çoğu markanın yoğun emek ve zaman harcanarak oluşturulan, ortaya konulan ürünler ile günden güne değer kazanma potansiyeli bulunan markalar olduğu gözetildiğinde, her birinin en temel ihtiyacının yasal bir koruma olduğu söylenebilir. Aksi takdirde, en büyük ve bilindik markalar dahi taklitlere, imaj zedelenmelerine ve ciddi gelir kayıplarına uğrayabilir. Marka tescili tam da bu noktada devreye girer ve hak sahibini hukuken koruma altına alır. Marka tescili, yalnızca markanın bir başkası tarafından kullanılmasını engellemekle kalmayıp işletmenin kurumsal kimliğine vereceği olası zararların da en başından önüne geçmiş olur.

Marka tescili için Türk Patent Enstitüsü’ne (“TPE”) bir marka tescil başvurusunda bulunulması gerekir. Başvurunun ardından TPE bünyesinde detaylı bir değerlendirme süreci işlemeye başlar. TPE, marka tescil başvurusunu ilk olarak şekli açıdan inceler ve bir eksikliği bulunup bulunmadığına karar verir. Şekli olarak kabul edilen başvurular, bir sonraki aşamada mutlak ret sebepleri bakımından bir incelemeye tabi tutulur.

Mutlak ret sebepleri, marka olarak seçilmiş bulunan işaretin niteliğinden kaynaklanan itirazlardır ve SMK’nın 5. maddesinde 12 bent halinde düzenlenmiştir. Ulusal ve uluslararası literatürde yaygın olarak kabul edilen görüşe göre, mutlak ret sebeplerinin altında yatan temel düşünce “kamu yararı”dır ve mutlak ret sebebi kapsamında görülen markaların tescil edilmemesi suretiyle temelde kamu düzeninin ve kamu yararının muhafaza edildiği düşünülmektedir. Bu yaklaşımın doğal bir sonucu olarak, mutlak ret sebeplerinin TPE tarafından resen dikkate alınması gerekmektedir. Bu sebeple, herhangi bir kişinin itirazına gerek olmaksızın mutlak ret sebeplerine dayanarak TPE başvuruyu reddedebilir. Ancak, mutlak ret sebepleri ilgililer tarafından da itiraz konusu yapılabilir.

SMK’nın 5. maddesinde yer alan mutlak ret sebepleri sırasıyla şunlardır:

1. 4’üncü madde kapsamında marka olamayacak işaretler

Yukarıdaki ilk başlıkta açıklanan şartları taşımayan işaretler marka olarak tescil edilemeyecektir.

2. Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler

Temelde bir markanın ayırt etme fonksiyonuna sahip olması, işaretin, mal ya da hizmetle ilgili hukuki işlemin (satış vb.) yapılmasından önce algılanabilir nitelikte olmasına bağlıdır. Buna göre, işaretin bütününe bakıldığında ilk aşamada ayrım gücüne sahip olmayan muayyen harfler, şekiller veya resimler marka olarak kabul edilemeyecektir.

Bu kapsamda, ayırt edici niteliğin tespitinde dikkate alınan birtakım ilkeler bulunmaktadır. Öncelikle, başvuruya konu işaretin ayırt edici niteliği tescili talep edilen mal ve hizmetler açısından değerlendirilir. Bazı mallar ya da hizmetler için ayırt edici nitelikte olan bir işaret başka mallar ya da hizmetler için bu niteliği haiz bulunmayabilir. İkinci olarak, bütünsellik ilkesine göre bir işaretin ayırt ediciliğinin değerlendirilmesinde mevcut her türlü veri çerçevesinde başvurunun tüm somut koşulları dikkate alınmalıdır. Son olarak, işaretin ayırt edici niteliği açısından ülkenin geneline hâkim olan dil, eğitim, kültür ve sosyoekonomik durum dikkate alınır. Başvuruya konu işaretin ayırt edici niteliği, tescili talep edilen malların veya hizmetlerin ilgili tüketici kesiminin zihninde, malların ticari kökenine dair oluşturduğu algı dikkate alınarak değerlendirilir.

Örnek olarak; gıda sektöründe “freshh” ya da “tazze”, elektronik sektörü için “elektrix” gibi gramatik ya da fonetik eş değerlerin kullanılması ayırt edici karakter sağlamamaktadır.

Bununla beraber, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 08.02.2007 tarih ve 2005-11325/1481 sayılı kararında vurguladığı bağımsızlaşma (bağımsız anlam kazanma) kavramı da ayırt edicilik bakımından önemli bir kriter olarak görülmektedir: “...davacının tescil başvurusuna konu ettiği işaretin (şekil+TURKISH CARGO) ayırt edicilik niteliği taşıdığı ve vasıf, nitelik belirtmediği, aksi kabul edilse bile işaretin kullanımla kazandığı ayırt edicilik ve bağımsızlaşma nedeniyle davacıya aidiyeti tüm dünyada kabul gören bir olgu olarak belirdiği, başvurusunun kısıtlamasız biçimde ilanına karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle, başvurunun kısıtlama olmaksızın Resmi Marka Bülteni'nde ilanına karar verilmiştir…”

Örneğin, “sahibinden.com’’ temel özellikleri itibariyle ayırt edici bir nitelik taşımıyor olmasına rağmen kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanmıştır.

3. Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler

Bir işaretin malın veya hizmetin cinsini, niteliğini, kalitesini, üretim yeri veya zamanını belirten işaretler kamusal nitelikte ve herkesin kullanımına açık ibareler olması sebebiyle tek bir kişinin kullanım tekeline verilemez ve marka olarak tescil edilemez. Örnek olarak; karpuz, kavun, ceviz gibi malın cinsini ifade eden isimler ya da “çekirdeksiz üzüm” gibi malın kalitesini ifade eden tanımlar kullanılamaz. Bunun yanı sıra, bir elma markasının üretildiği yer olan “Amasya” ismini kullanması da bu hüküm gereğince söz konusu olamaz. Ancak mal veya hizmetlerin özelliklerini sadece çağrıştıran ya da anımsatan işaretler tanımlayıcı olarak değerlendirilmez.

4. Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler

Bu madde ile kastedilen, mahkeme kararlarına ve Yargıtay içtihatlarına göre başvuruya konu işaretin daha önce tıpa tıp taklit, aynen veya birebir kopya olmasıdır. Aralarında küçük de olsa farklılık bulunan markalar ise aynı sayılmaz. Ancak markaların farklı büyüklükte olması veya sözcük markalarının yazı karakterinin, renginin farklılaştırılması aynı olma durumunu etkilemez. Ayırt edilemeyecek düzeyin tespitinde ortalama düzeydeki tüketicilerin genel izlenimleri dikkate alınır.

5. Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler

Maddede sayılan niteliğe sahip olan isimler bir markanın içinde bir parça olarak yer alabilir ancak markanın esaslı unsurunu teşkil edemez. Örneğin; sermaye piyasasında faaliyet gösteren bir aracı kurum “borsa” kelimesini kullanamayacağı gibi hukuk büroları mesleklerini temsil eden Themis figürünü, doktorlar ise asaya sarılmış yılan simgesini marka olarak tescil edilemezler. Benzer şekilde bir koku firmasının marka ismi “parfüm” olamaz.

6. Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler

Ürünlerin işlev veya teknik gerekliliklerinin ortaya çıkarmış olduğu zorunlu şekil ve görünümler, kural olarak tescile konu edilemez. Çünkü bu tür biçimler de nitelikleri itibariyle kamuya mal olmuştur ve kimsenin tekeli altına giremez. Ancak malın şekli, zorunlu işlevini, teknik gerekliliklerini ve doğal yapısını aşan özgün bir tasarıma sahipse marka olarak tescil edilebilir. Bu konuda dünya çapında verilebilecek örnek “Coca Cola” şişesinin tasarımıdır.

7. Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler

Bu madde hükmü altında yapılacak olan yanıltıcılık değerlendirmesi coğrafi kaynağa ilişkin, kullanımı sağlık açısından risk oluşturabilecek nitelikteki ibarelere ilişkin ve malların niteliğine ilişkin olarak üç ayrı adımda yapılmaktadır. Örneğin; Karlsruhe Eyalet Mahkemesi’ne göre, Hollanda’da üretilip Almanya’ya getirilen veya Almanya’da üretilen peynirler için “Erzincan peyniri” ibaresinin kullanılması yanıltıcıdır. Bir başka örnek olarak; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 01.03.2012 tarih ve 2010-10471/2979 sayılı kararı uyarınca; MİKROFİBER NANO işareti bakımından elektriksiz temizlik alet ve gereçleri emtiası bakımından marka tescil belgesinde mikrofiber teknoloji ile üretildiği belirtilmediğinden marka halkı yanıltıcı niteliktedir.

8. Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler

Paris Sözleşmesi’nin ilgili hükmünde, gerek batıda gerek ise doğuda, başlangıcı Ortaçağ’a kadar uzanan birçok devletin, ailenin veya soyların çeşitli simgelerinin kullanımı “resmi” olma özelliklerinden dolayı yasaklanmıştır. Bahsi geçen simgeler; forslar, flamalar, mühürler, armalar, sancaklar, asalet nişanları vb. işaretlerdir. TPE bu tür işaretleri mutlak ret sebebi olarak değerlendirmenin yanında “koruma marka belgesi” vererek ayrıca korumaktadır.

9. Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler

Bazı işaretler doğrudan yukarıdaki madde hükmü kapsamına girmemekle beraber belirli bir tarihi ve kültürel değere sahip olmaları sebebiyle ayrıca korunma gereksinimleri bulunmaktadır. Önemli devlet büyüklerinin resimleri, anıtlar, halka mal olmuş tarihi semboller buna örnek gösterilebilir.

Yargıtay 11. HD, 05.10.2015 tarih ve 2014-18537/9891 sayılı kararında, ‘‘Her şey Aşktan + şekil’’ ibaresi Şeyh Galip’in şiirinden Türkçe’ ye çevrilen bir söz öbeği olduğu ve Türk şiirine mal olduğu yönündeki bilirkişi raporuna dayanılarak verilen yerel mahkeme kararını, bu durumun tek başına marka tesciline engel olmayacağı, hangi anlamda kültürel bir değer niteliğinde olduğunun ve yer aldığı bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini belirterek kararı bozmuştur.

10. Dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler

Kutsal kitap adları, Peygamber isimleri, haç işareti gibi dini motifler veya din, mezhep isimleri marka tesciline konu edilemez. Bu madde hükmüyle toplumun dini değerlerinin sömürülmesi engellenmektedir.

11. Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler

Toplumun genel ahlak normlarına aykırı düşen, toplumu kışkırtan veya zararlı alışkanlıklara sevk eden işaretler marka olarak tescil edilemez. Yargıtay suça teşvik edici, insan haklarına ve demokratik düzene aykırı, bölücülük faaliyeti içeren ibareleri de bu kapsamda değerlendirmektedir.

12. Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler

SMK 5/1(i) bendinde tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği düzenlenmiş olup inceleme tarihi itibarıyla tescilli olmayan coğrafi işaret başvuruları ve coğrafi işaret tescili bulunmamakla birlikte bilinirliği olan ve ilgili ürün için coğrafi kaynak belirten ifadeler 5/1 (i) kapsamında değerlendirilmez.

Daha detaylı bilgi için TPE - Marka İnceleme Kılavuzu (2019) :

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/F6DF6A57-5157-4F78-965D-3FE0065055A2.pdf