MARKA HUKUKUNDA BİRLİKTE VAR OLMA ANLAŞMASI 21 Ekim 2020

1. Birlikte Var Olma Anlaşması

Marka hukukunda “birlikte var olma (coexistence) anlaşmaları” olarak adlandırılan anlaşmalar; aynı veya benzer markaya sahip iki ya da daha fazla sayıdaki marka sahipleri arasında yapılmakta ve markaların aralarında karıştırılma ihtimali olmadan barışçıl bir şekilde birlikte var olabilmelerine olanak sağlamaktadır. Türk hukukunda markaların birlikte var olma anlaşması 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (‘’SMK’’) kapsamında karşımıza çıkmaktadır. Buna göre SMK çerçevesinde birlikte var olma anlaşması, marka başvurusunun tesciline muvafakat etme şeklinde öngörülmektedir.

Kural olarak; aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler, SMK madde 5/1 ç bendi uyarınca marka tescilinde mutlak ret nedenleri arasında sayılmıştır. Dolayısıyla tescilli markayla aynı veya ayırt edilmeyecek kadar benzer işaretlerin tescil başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu (“Kurum”) tarafından re’sen reddedilecek ve bu işaretlerin marka olarak tescil edilmeyecektir.

Ancak SMK madde 5/3 hükmünde bu kural açısından önceki marka sahibinin muvafakatini esas alan bir istisna öngörülmüştür. Buna göre; bir marka başvurusunun, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin sunulması halinde, Kurum tarafından reddedilemeyeceği kabul edilmiştir. Böylece önceki marka sahibi tarafından verilen muvafakat yoluyla aynı markanın aynı mal veya hizmetler için iki farklı teşebbüs adına tescil edilmesine imkan tanınmıştır. Bu maddenin gerekçesinde, söz konusu hüküm ile başvuru sahiplerinin piyasada birlikte var olma yönünde ortaya koydukları iradenin korunmasının amaçlandığı belirtilmiştir. Kanun koyucu böylelikle, tarafların iradesine üstünlük sağlamış ve tarafların anlaşması halinde aynı markaların aynı mal ve hizmetler açısından tescilinin re’sen reddedilmeyi gerektirmediğine kanaat getirmiştir. Bu nedenle tescilli bir markayla aynı veya benzer işaretlerin tescil edilmesi, önceki marka sahibinin tescil sürecinde, markasının başka biri tarafından kullanılmasına rıza göstermesi halinde mümkün olacaktır. Aksi takdirde tescilli bir markayla aynı veya ayırt edilmeyecek kadar benzer işaretlerin tescil başvurusu Kurum tarafından reddedilecektir.

SMK kapsamında getirilen marka başvurusunun tesciline muvafakat etme imkanı sonucunda; önceki markayla aynı veya benzer işareti taşıyan ikinci marka, tescil edilebilecek ve SMK çerçevesinde sağlanan koruyucu hükümlerden yararlanacaktır. Bu bakımdan önceki marka sahibi verdiği bu muvafakati geri alamayacaktır. Başvurunun tesciline açıkça muvafakat edilmesiyle her iki markanın birlikte korunması ve kullanılması mümkün olacaktır. Dolayısıyla ikinci marka sahibine sağlanan birlikte var olma hakkı neticesinde her iki marka piyasada hukuken varlık gösterecektir.

Belirtmek gerekir ki Türk hukukunda birlikte var olma anlaşmasının yasal dayanağı, SMK madde 5/3 hükmünde sadece tescilli marka ile aynı veya ayırt edilmeyecek kadar benzer markanın tesciline muvafakat edilmesi biçiminde karşımıza çıkmaktadır. Fakat SMK hükümlerinde birlikte var olma anlaşmasının esaslı unsurları ve tarafların hak ve yükümlülükleri düzenlenmemektedir. Bu bakımdan sözleşme yapma özgürlüğü ilkesi gözetilerek tarafların birlikte var olma anlaşmasının hükümlerini serbestçe belirleyebilecekleri kabul edilebilecektir. Ancak Türk Borçlar Kanunu uyarınca sözleşme özgürlüğünün sınırları dikkate alındığında; kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmelerin yapılaması mümkün değildir.

2.  Muvafakate İlişkin Usul ve Esaslar

SMK madde 5/3 hükmünde öngörülen muvafakatin noter onaylı olması gerektiği ifade edilmekte yetinilmiş ve muvafakate ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir. Bu bakımdan Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) madde 10 çerçevesinde muvafakatin şekline, içeriğine ve sunulmasına ilişkin usul ve kurallar düzenlenmiştir.

Yönetmelik madde 10/1 uyarınca, muvafakatin Kurum tarafından geçerli kabul edilen imzalı form şeklinde düzenlenmesi ve noter tarafından onaylanması zorunlu tutulmuştur. Ayrıca söz konusu muvafakatin aşağıdaki unsurları içermesi gerektiği belirtilmiştir:

1. Muvafakat verilen başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri.
2. Muvafakat formunun başvuru aşamasında sunulması halinde muvafakata konu marka örneği; karara itiraz aşamasında sunulması halinde muvafakata konu başvuru numarası.
3. Muvafakat veren başvuru veya marka sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri ile muvafakata konu önceki tarihli başvuru veya markalara ait başvuru veya tescil numaraları.
4. Muvafakat verilen mal veya hizmetler ile bunların sınıf numaraları.
5. Muvafakat formu başvuru veya marka sahibi adına vekil tarafından imzalanmış ise muvafakat yetkisini içeren noter onaylı vekâletname veya söz konusu vekaletnamenin noter onaylı örneği.

Bahsi geçen unsurların eksikliği halinde ise Yönetmelik madde 10/2 uyarınca başvuru sahibine söz konusu eksiklikleri gidermesi için iki aylık süre verilir. Söz konusu eksikliklerin süresi içinde giderilmemesi halinde ise talep yapılmamış sayılır. Muvafakat talebi olmasına rağmen muvafakat formu Kuruma sunulmazsa bu durumda eksiklik bildiriminde bulunulmaz, talep hiç yapılmamış sayılır.

Yönetmelik madde 10/3 gereğince, muvafakat, başvuru formuyla beraber veya karara itiraz halinde, itirazla ilgili karar verilene dek Kuruma sunulabilecektir. Bu anlamda sunulan muvafakat geri alınamayacaktır. Aynı zamanda muvafakatin kayıtsız ve şartsız olması gerekmektedir.

Önceki marka sahibince marka başvurusuna muvafakat verilmiş olması kural olarak yeterlidir. Ancak önceki markaya ilişkin olarak Sicile kaydedilmiş inhisari lisans sahiplerinin bulunması halinde, marka başvurusunun kabulü için lisans sahiplerinin yazılı izinlerinin de sunulması gerekir (Yönetmelik madde 10/4). Lisans sahipleri tarafından verilecek bu iznin yazılı olması yeterlidir.

Aynı zamanda her bir marka başvurusu için ayrı bir muvafakat sunulmasının gerekli olduğu Yönetmelik madde 10/6'da açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla, birden fazla marka başvurusu için veya genel nitelikli bir muvafakat düzenlenmesi mümkün değildir.